미국과 달리, 한국 특허제도는 계속출원이나 부분계속출원이 존재하지 않으며, 이로 인해 발생 가능한 이중특허 문제를 해결하기 위한 존속기간 포기(terminal disclaimer) 제도 역시 존재하지 않는다. 대신 한국 특허법은 분할출원 제도를 통하여 중복되는 발명에 대해 복수의 특허가 부여되는 것을 엄격히 제한하고 있다.
▶ 한국 분할출원 실무 개요
분할출원의 시기 요건
특허법 제52조에 따르면, 출원인은 원출원의 최초 출원된 명세서 기재를 기초로 분할출원을 할 수 있으며, 그 출원시기는 다음과 같이 제한된다.
1. 최초 심사결과(거절이유통지서 또는 특허결정) 발행 전까지
2. 거절이유통지를 받은 경우, 이에 대한 대응기간 내
3. 거절결정을 받은 경우, 재심사 청구 또는 거절결정불복심판 청구 전까지
4. 특허결정서를 받은 날부터 3개월 이내, 단 원출원의 등록료 납부 전까지
분할출원의 일반적 활용
분할출원은 주로 발명의 단일성 결여 거절이유를 해소하기 위한 수단으로 이용된다. 출원인은 원출원에서 단일성 요건을 만족하지 않는 청구항을 삭제하고, 이를 분할출원의 청구범위에 기재하여 별도로 심사를 받게 된다.
한국에는 계속출원 제도가 존재하지 않지만, 분할출원은 사실상 계속출원과 유사한 기능을 수행할 수 있다. 분할출원을 통해 출원인은 원출원의 청구범위와 상이한 발명에 대하여 별도의 심사를 거쳐 권리화를 이어갈 수 있다.
분할출원의 전략적 고려사항
한국에서 분할출원은 다음과 같은 전략적 목적으로도 활용될 수 있다.
- 거절결정 이후의 보다 넓은 범위의 청구항 작성: 원출원에 거절결정이 내려지면 출원인은 청구범위 감축, 잘못된 기재 정정, 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 보정 만이 가능하다. 따라서 청구범위를 근본적으로 다시 작성하거나, 원출원의 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 새로운 청구항을 추가하고자 하는 경우, 분할출원을 통해 이를 추구할 수 있다.
- 불복심판 전 분할출원을 통한 심사 기회 확보: 한국 실무상 거절결정불복심판이 기각될 경우, 분리 출원이 가능한 경우를 제외하면 더 이상 보정이나 심사 재개가 불가능하다. 이와 관련하여, 거절결정불복심판의 청구와 함께 분할출원을 하게 되면, 원출원의 불복심판이 기각되더라도 분할출원을 통해 권리화 시도를 계속할 수 있다.
최근 제도 개정 사항
- 분할출원 심사 순서 변경: 특허청은 규정을 개정하여 2025년 1월 1일부터 착수되는 분할출원의 심사 순서를 변경하였다. 기존에는 분할출원의 심사 착수가 원출원의 심사 순서에 따라 결정되었기 때문에, 다른 출원의 심사가 지연되거나, 원출원의 불복심판이 종결되기 전에 분할출원이 먼저 심사되는 문제가 있었다. 개정 이후에는 분할출원도 다른 출원과 마찬가지로 그 자체의 심사청구 순서에 따라 심사가 진행된다.
- 분할출원 심사유예 제도 도입: 통신, 제약, 바이오 산업 등 개발기간이 긴 산업분야를 고려하여, 분할출원에 대한 심사유예가 허용되도록 특허법이 개정되었다. 2025년 7월 11일부터 시행된 이 제도에 따라, 출원인은 심사청구일로부터 9개월 내에 심사연기를 요청할 수 있으며, 실체심사 개시 시점은 심사청구일로부터 2년 이후, 원출원 출원일로부터 5년 이내 범위에서 지정할 수 있다.
▶ 한국 특허법상 이중특허에 대한 취급
분할출원은 발명의 권리화를 이어나가는 수단이 될 수 있으나, 이러한 분할출원은 원출원과 실질적으로 상이한 발명을 청구해야 하며, 그렇지 않다면 특허청은 해당 분할출원이 동일한 발명을 출원한 것을 이유로 분할출원을 거절하게 된다.
한국의 이중특허와 관련한 제도는 최근 수년간 입법적·절차적 변화 없이 유지되고 있으며, 특허법 제36조 및 대법원 판례에 근거하여 운영되고 있다.
관련 법조항: 제36조
특허법 제36조 제1항은 동일한 발명에 대해 둘 이상의 특허출원이 있는 경우 가장 먼저 출원된 것만 특허를 받을 수 있다고 규정한다. 동일한 날에 동일한 발명이 출원된 경우, 모든 출원인은 협의하여 하나의 출원을 정해야 하며, 협의가 이루어지지 않으면 누구도 특허를 받을 수 없다(제36조 제2항).
한국 실무상, 원출원과 동일하거나 실질적으로 동일한 청구항을 포함하는 분할출원은 제36조 제2항에 따른 거절이유를 가진다.
이중 특허 관련 판례 동향
대법원은 제36조의 동일성 판단 기준에 대하여 비록 양 발명이 기술적 구성에서 차이가 있더라도, 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면, 양 발명은 실질적으로 동일하다고 판시한바 있다(대법원 2002후2778, 2004.3.12. 선고).
위 판시사항에 근거하여, 대법원은 발명의 카테고리의 차이만으로는 동일성이 부정되지 않는다고 보며, 개별 사안에 따라 발명의 동일성 여부를 판단하고 있다. 구체적으로, 대법원은 동일자에 출원되어 각각 특허와 실용신안 등록된 왁스 재생 방법과 이를 수행하는 장치 발명은 동일한 발명으로 판단한 바 있으며(대법원 2005후3017), 동일한 기술 사상에 기초한 화합물 발명과 화합물 제조방법 발명이 서로 동일한 발명이라고 판단한 바 있다(대법원 2007후2797).
또한, 특허법원은 분할특허의 청구범위가 등록된 원특허의 권리범위를 포함하는 사안에서, 두 특허가 동일한 기술사상에 기초한 것이고 구성상의 차이가 새로운 효과를 발생시키지 않는다면, 이는 실질적으로 동일 발명에 해당한다고 판시한 바 있다(특허법원 2017허1021).
분할출원에서의 이중특허 리스크
특허청 심사기준은 양 발명이 기술 사상에 영향을 주지 않는 비본질적 차이만 있을 경우, 실질적으로 동일한 발명으로 본다고 규정하고 있다. 예를 들어서, 단순한 표현상의 차이, 효과·목적·용도의 차이, 구성의 단순 치환 등은 모두 이중특허와 관련한 특허법 제36조 거절이유의 사유가 될 수 있다.
따라서 원출원과 분할출원 간에 발명의 카테고리가 상이하더라도, 두 출원의 청구범위가 특허청의 위 기준에 따라 동일한 것으로 판단될 경우, 이중특허와 관련한 거절이유가 제기될 수 있다.
이중특허 관련 거절이유에 대한 실무적 대응
앞서 설명한 이유로, 분할출원시에는 원출원과 분할출원의 청구항이 실질적으로 구별되도록 청구범위를 작성하는 것이 중요하다.
한국은 원출원과 분할출원 사이에 존속기한 차이가 원칙적으로 없으므로, 이와 관련한 미국의 존속기간 포기 제도 규정 또한 당연히 존재하지 않는다. 따라서 이중특허와 관련한 거절이유는 (i) 한쪽 출원에서 해당 청구항을 삭제하거나, (ii) 양 출원의 청구항을 서로 명확히 구별되도록 보정하는 방법으로만 극복이 가능하다.
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