최근 대법원은, 원특허의 출원경과를 분할특허의 청구범위를 해석할 때에 참작할 수 있다고 판단하였다(대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340). 

▶ 사건의 배경

“자가세정가능한 정수기”라는 명칭의 이 사건 분할특허의 청구항 1에는 “여과부에서 여과된 물을 이용하여 저장탱크를 세정할 수 있도록 저장탱크에 연결되며, 세정수단을 구비하는 세정부”라는 구성 요소가 기재되어 있었다. 그런데, 청구항에는 “세정수단”에 대한 구조적/기술적 정의 또는 한정이 기재되어 있지 않았다.

한편, 특허권자는 원출원의 출원과정에서 거절이유를 해소하기 위해, 원출원의 청구범위에 기재된 “세정수단”에는 “전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단”이 포함되지 않는다는 의견서를 제출하였다. 또한, 특허권자는 원출원의 청구항 1의 “세정수단”을 “세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정살균제 도징시스템을 포함하여 구성되는 세정수단”으로 한정하였다. 

위와 같이 원출원의 청구항을 한정 후, 특허권자는 분할출원을 하였으며, 이는 이후 이 사건 분할특허로 등록되었다.

청구인은, 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구하여, 확인대상발명(청구인의 제품)이 이 사건 분할특허의 청구항 1 및 이를 이용하는 종속항 10 발명의 보호범위에 속하지 않는다는 확인을 구하였다.

확인대상발명의 설명서에는 확인대상발명이 “여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기를 포함하고”, “전극 살균기는 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있지 않다”는 내용이 기재되어 있었다.

▶ 특허심판원 및 특허법원의 판단

특허심판원은, 원출원의 출원경과가 분할특허에 영향을 미치는지에 대해서는 판단하지 않았으나, “세정수단”의 권리범위는 “세정 물질 또는 살균물질”을 포함하는 것으로 판단하였다. 이에 따라, 특허심판원은, 확인대상발명이 이 사건 분할특허의 청구항 1 및 10의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 

그러나, 특허법원은, 원특허와 이 사건 분할특허의 청구항 1의 기재가 다르고, 이 사건 분할특허의 청구항이 원특허와 같이 한정된 바가 없으므로, “세정수단”이 “세정물질 또는 살균물질이 포함된 필터 또는 세정살균제 도징시스템”으로 제한되지 아니한다고 판단하고, 확인대상발명은 이 사건 분할특허의 청구항 1 및 10의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 

▶ 대법원의 판단

대법원은 특허법원의 판결을 파기하면서, 확인대상발명은 이 사건 분할특허의 청구항 1 및 10의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

대법원은, 청구항이 기능적 표현을 포함하여 청구항의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 특허 명세서에 제시된 기술적 사상과 특허 출원과정에서 나타난 출원인의 의도 등 제반 사정을 두루 참작하여 그 권리범위를 제한 해석할 수 있음을 강조하였다.

상기 법리에 근거하여, 대법원은, (i) 특허권자가 원출원의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원의 청구항 1 발명의 “세정수단”에는 “전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단”이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출한 점, (ii) 원출원과 이 사건 분할특허의 출원인이 동일한 점, (iii) 이 사건 분할특허는 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명인 점, (iv) 특허권자는 원출원 심사과정에서 청구항을 보정한 후 이 사건 분할출원을 출원한 점을 고려하면, 이 사건 분할특허의 청구범위 해석 시 원특허의 출원경과를 참작할 수 있다고 판단하였다. 

이러한 점들을 종합하여, 대법원은, 특허권자는 이 사건 분할특허의 “세정수단” 중 “전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단”을 의식적으로 제외하였다고 보았으며, 이 사건 분할특허의 “세정수단”은 “세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단”으로 해석하는 것이 타당하다고 판단하였다. 따라서, 대법원은 이 사건 분할특허의 “세정수단”은 확인대상발명의 대응 구성요소와 차이가 있으며, 확인대상발명은 이 사건 분할특허의 청구항 1 및 10의 권리범위에 속하지 않는다고 결론지었다.

▶ 본 판결의 시사점

본 판결은 분할특허의 청구범위를 해석할 때, 원특허의 출원경과, 특히, 원특허의 출원과정에서 의식적으로 제외된 사항과 관련한 출원경과를 참작할 수 있음을 명확히 하였다는 데 그 의의가 있다.